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Este artículo, sobre el análisis de las patentes de diseño con respecto al litigio Apple v. Samsung, se centra principalmente en cómo ha evolucionado el concepto de patente de diseño en la ley de patentes de Estados Unidos. También profundiza en el problema de la infracción de patentes y el uso no declarado de las patentes de utilidad y de diseño. Esto equivale a una grave violación de los derechos de propiedad intelectual y del fondo de comercio de un individuo o una empresa y es un delito grave y serio que debe ser tratado con un daño proporcional a la parte culpable con una fuerte indemnización. Este caso arroja luz sobre una prueba muy crucial en el marco de la ley de patentes de diseño, conocida como la prueba del observador ordinario, que pone más énfasis en la observación y la percepción de un producto por parte de un profano a simple vista, y da una importancia sustancial a la apariencia de un producto para decidir la infracción de la patente en lugar de los grandes y complejos juicios y opiniones de jueces y juristas. El artículo se centra principalmente en las patentes de diseño desde la perspectiva estadounidense. Este artículo profundiza en los juicios de EE.UU. que se basaron en la definición del artículo de fabricación y se preocuparon por encontrar una solución para el dilema y la confusión que el uso de este término ha causado a lo largo de los años. Este comentario examina el proceso para decidir de forma justa e imparcial la cuantía adecuada de los daños y los efectos sobre los beneficios del individuo o la empresa perjudicados. Este comentario de caso analiza en profundidad el término Artículo de Manufactura y su importancia y relevancia en el escenario actual, centrándose principalmente en los estatutos que rigen su validez. En el siglo XXI, el campo de los Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, DPI) es el que más rápidamente avanza en el derecho y, por lo tanto, nuestros estatutos deben estar al día para satisfacer las crecientes necesidades del campo.
ANTECEDENTES
La disputa entre Apple y Samsung se remonta al 4 de enero de 2007, cuando Apple presentó cuatro patentes de diseño que cubrían el diseño básico del iPhone y luego las siguió con una enorme presentación de una patente de diseño de color que consistía en varias interfaces gráficas de usuario del iPhone. Estas patentes se presentaron junto con las patentes de utilidad, las marcas registradas y los derechos de imagen comercial de Apple. A continuación, Apple demandó a su proveedor de componentes Samsung el 15 de abril de 2011, alegando ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California que los teléfonos y tabletas Android de Samsung, entre los que se encontraban el Nexus S, el Epic 4G, el Galaxy S 4G y el Samsung Galaxy Tab habían infringido la propiedad intelectual de Apple: sus patentes, marcas registradas, interfaz de usuario y estilo.¹
La demanda de Apple en el tribunal alegaba que antes del iPhone no existían teléfonos móviles que utilizaran una pantalla que hiciera viable el control táctil, lo que se conoce como interfaz Multi-Touch. Además, Apple basaba su reclamación en el hecho de que el iPhone tenía una «interfaz de usuario distintiva, iconos y pantallas llamativas que daban al iPhone un aspecto inconfundible», según cita Apple. Apple también alegó que todas estas características se combinaban en una elegante carcasa de cristal y acero inoxidable que daba al iPhone un aspecto indiscutiblemente reconocible junto con su diseño y nuevas características tecnológicas innovadoras que se asociaban exclusivamente con Apple como su fuente de inspiración.² La demanda de Apple constituía reclamaciones específicas de infracción de patentes, competencia desleal, falsa denominación de origen, infracción de marcas, así como enriquecimiento injusto. Apple alegó que Samsung había infringido ocho patentes de utilidad, siete patentes de diseño y seis derechos de imagen comercial y, por otro lado, Samsung contrademandó que Apple había infringido cinco de las patentes de utilidad de Samsung.
La disputa de patentes entre estas dos entidades comenzó en 2011 con Apple alegando que Samsung había copiado servilmente el diseño del iPhone. Más tarde, Samsung contrarrestó esta acusación demandando a Apple y acusando a la compañía de infringir las patentes del software de Samsung. Esto condujo a una larga batalla con múltiples demandas.³
FACTOS DEL CASO
Apple Inc. lanzó su primera generación de iPhone en el año 2007. El iPhone era un teléfono inteligente y el primero de su clase. Apple consiguió muchas patentes de diseño para su lanzamiento. Entre esas patentes se encontraban la patente D618,677,593,087, que cubría un frente rectangular negro del móvil con esquinas que eran redondas e incluían un borde elevado junto con una ranura para el altavoz de forma rectangular por encima de la pantalla y un botón circular por debajo de la pantalla y la patente D604,305, que cubría la cuadrícula del teléfono con 16 iconos de diferentes colores en una pantalla negra. Samsung Electronics Co., también estaba en el negocio de la fabricación de smartphones. Después de que Apple lanzara su iPhone, Samsung sacó a la venta una serie de sus propios teléfonos inteligentes que compartían el parecido con el recién lanzado iPhone. Apple demandó a Samsung en 2011 y alegó que los smartphones de Samsung infringían las patentes de diseño D593.087, D618.677 y D604.305 de Apple. La patente D’087 muestra un bisel alrededor del perímetro de la parte delantera del teléfono y se extiende desde la parte delantera del teléfono hasta el lateral del mismo. La patente D’677 muestra una superficie reflectante negra y muy pulida sobre la parte delantera del teléfono.⁴ Apple también es propietaria de la patente D504.889, que se refiere al diseño de una tableta. La patente muestra una tableta en forma de rectángulo con un reflectante pulido y la parte delantera del diseño patentado tiene esquinas redondeadas y, además, Apple afirma que su ordenador tableta iPad incorpora el diseño de esta patente de diseño D’889.
Apple presentó pruebas al tribunal que incluían imágenes lado a lado del iPhone 3GS y el i9000 Galaxy S para compararlos y sacar a la luz las supuestas similitudes en el diseño y los iconos de las aplicaciones. Sin embargo, posteriormente se demostró que las imágenes habían sido manipuladas y Samsung acusó a Apple de presentar pruebas engañosas ante el tribunal. Posteriormente, Apple presentó demandas en otros países, sobre todo en el Reino Unido, Japón y Alemania.
Apple presentó una demanda contra Samsung el 15 de abril de 2011, alegando, entre otras cosas, la infracción de la patente D’677. Dos meses después, Apple modificó su demanda y afirmó que Samsung también infringía las patentes D’087 y D’ 889. En concreto, Apple alegó que dos de los smartphones de Samsung, el Galaxy S 4G y el Infuse 4G, que salieron a la venta el 23 de febrero de 2011 y el 15 de mayo de 2011, respectivamente, infringían las patentes D’087 y D’677. Apple también alegó que la tableta Galaxy Tab 10.1 de Samsung, que salió a la venta en junio de 2011, infringía la patente D’889. El 1 de julio de 2011, Apple solicitó una medida cautelar para bloquear la importación y la venta en Estados Unidos de los dispositivos de Samsung acusados.⁵
PUNTO DE VISTA LEGAL
La prueba de infracción de patentes de diseño utilizada actualmente en Estados Unidos se conoce como «prueba del observador ordinario». Se trata de una situación en la que la patente de diseño en cuestión se consideraría infringida si a los ojos de un observador ordinario o lego, prestando la atención que suele prestar un comprador al comprar, dos diseños comparados son sustancialmente iguales.⁶
La prueba es vital ya que dio lugar a las siguientes observaciones: –
(1) Se opuso a la idea de que para decidir la infracción de una patente de diseño no es necesario mirar a través de los ojos de un experto, y más bien dejó la decisión en manos de un observador ordinario
(2) Optó por una prueba que sólo requiere una identidad sustancial o importante en la apariencia
El observador ordinario fue la única prueba para determinar la infracción de una patente de diseño y debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el estado de la técnica. Es vital comprender que un análisis adecuado de la infracción de la patente de diseño requiere una inspección exhaustiva del producto acusado desde todas las perspectivas de la patente de diseño.⁷
La patente de diseño puede definirse como un tipo de protección legal porque consiste en atributos visuales que son únicos en el artículo de fabricación dado. Se concede principalmente cuando un producto que reclama una patente de diseño tiene una configuración perceptible con una combinación particular, una ornamentación superficial bien definida o incluye ambas. En términos de un lego, esto concede protección y seguridad al diseño ornamental de un artículo de fabricación que tiene una utilidad práctica asociada, esto también lo protege de cualquier reclamación de infracción de derechos de autor en el futuro. La concesión de la patente de diseño es válida por un periodo de 14 años si se ha presentado antes del 13 de mayo de 2015 y una vez concedida no se puede renovar. La patente de diseño protege la apariencia y el aspecto de un producto, lo cual es muy diferente de la patente de utilidad, que protege el funcionamiento y la operación de un producto o artículo fabricado en particular y se concede por 20 años. Estas leyes para la protección de las patentes de diseño y utilidad fueron traídas porque los derechos de protección de los derechos de autor eran bastante débiles en la protección de las ideas originales de diseño y utilidad de los propietarios.
Estas patentes son importantes para establecer los límites de la protección, para que no haya violación de la propiedad intelectual de uno y para asegurar la repetición innecesaria de ideas y modelos, que pueden ser repetibles, por lo tanto los métodos no fueron protegidos bajo estas patentes de diseño. La concesión de patentes de diseño y de utilidad se conoce como doble patentamiento y se han impuesto normas estrictas para evitarlo.⁹
El artículo 289 de la Ley de Patentes de EE.UU. prohíbe fabricar o vender un artículo de manufactura en el que ya se haya aplicado un diseño patentado o una imitación coloreable y responsabiliza al infractor hasta el límite de su beneficio total.
El artículo 289 de la Ley de Patentes establece una reparación en forma de daños y perjuicios que son específicos para la infracción de la patente de diseño. En el caso de que el litigio sea por el diseño de un producto de un solo componente, el producto es el «artículo de fabricación» al que se ha aplicado la patente de diseño. En el caso de un litigio por el diseño de un producto multicomponente, la identificación del «artículo de fabricación» al que se aplica el diseño es una tarea aún más tediosa. Este litigio se refiere a la infracción de diseños para teléfonos inteligentes. El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de EE.UU. determinó que el smartphone completo es el único artículo de fabricación admisible para el cálculo de los daños y perjuicios con arreglo a la norma S-289 porque los consumidores no podían comprar los componentes de los smartphones por separado. La cuestión que había que determinar era si esa lectura era coherente con el artículo 289.¹⁰
Las leyes federales de patentes siempre han permitido a quienes inventan diseños para artículos manufacturados reclamar la patente de sus diseños.¹¹ La protección por patente en los Estados Unidos está disponible para cualquier diseño nuevo, original y ornamental para un artículo de fabricación. Un diseño patentable debe dar una apariencia peculiar o distintiva al producto manufacturado, o al artículo al que se aplicó, o al que da forma.¹²
La sección 289 da al titular de la patente la oportunidad de recuperar el beneficio total obtenido por un infractor por la infracción. Para ello, en primer lugar, prohíbe la aplicación sin licencia de un diseño patentado, o cualquier otra imitación coloreada, a cualquier artículo de fabricación con fines de venta o la venta sin licencia o la exposición posterior a la venta de cualquier artículo de fabricación al que ya se haya aplicado la patente de diseño.» A continuación, hace que la persona que infrinja la prohibición dada sea responsable ante el titular en la medida de su beneficio total.¹³
Se trata
Este caso requiere principalmente abordar la cuestión principal del umbral, es decir, el alcance del término «artículo de fabricación». La cuestión vital es si, en el caso de que exista un producto multicomponente, el «artículo de fabricación» relevante que debe considerarse debe ser siempre el producto final que finalmente se vende al consumidor ordinario o si también puede ser sólo un componente de ese determinado producto. Según la primera interpretación, el titular de la patente siempre tendrá derecho al beneficio total del infractor por el producto final. Bajo la segunda interpretación, el titular de la patente sólo tendrá derecho a veces al beneficio total del infractor por un componente del producto final.¹⁴
El término a analizar «artículo de fabricación», tal como se utiliza en el §289, incluye tanto un producto vendido a un consumidor ordinario como un componente del producto en cuestión. «Artículo de fabricación» tiene un significado bastante amplio. Un componente de un producto, no es menos que el propio producto, se considera una cosa hecha a mano o a máquina. Un componente se utiliza para la producción final y puede integrarse en un determinado producto más amplio; en otras palabras, puede decirse que no puede situarse fuera de la categoría de artículos de fabricación. Y podemos concluir con éxito que esta lectura de artículo de fabricación en §289 es consistente con 35 U. S. C. §171.¹⁵ La Oficina de Patentes en los EE.UU. y los tribunales juntos han llegado a un entendimiento que bajo §171 para permitir una patente de diseño para un diseño que se extiende a sólo un componente de un producto multicomponente.
La disposición incluye un diseño que fue «trabajado en o sobre, o impreso o pintado o fundido o cualquier otro fijado en, cualquier artículo de fabricación» y también la forma o configuración de cualquier artículo de fabricación. La ley establecida es que uno debe mirar tanto las diferencias como las similitudes entre los dos productos comparables para llegar a una conclusión, si hay suficiente y más que suficiente similitud general para engañar o manipular al observador ordinario entonces existe una infracción.
Sentencia
En este caso, el jurado determinó que los múltiples teléfonos inteligentes fabricados por los peticionarios (Samsung) infringían las patentes de diseño del demandado (Apple Inc.).¹⁶ Se concedieron a Apple 399 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, que constituían la totalidad de los beneficios de Samsung por la venta de sus teléfonos inteligentes supuestamente infractores. El Circuito Federal de EE.UU. confirmó la indemnización por daños y perjuicios y rechazó el argumento de Samsung de que los daños debían ser limitados porque los artículos de fabricación relevantes eran la parte frontal o la pantalla y no el smartphone completo. El tribunal sostuvo que dicho límite no era aplicable en este caso porque los componentes de los teléfonos inteligentes de Samsung no se vendían por separado o individualmente a los consumidores ordinarios y, por lo tanto, no eran artículos de fabricación distintos.¹⁷ El razonamiento fue que no era necesario limitar la indemnización por daños y perjuicios porque el material interior de los teléfonos inteligentes de Samsung no se vendía por separado de su carcasa exterior como artículos de fabricación distintos a los compradores ordinarios.
Más adelante, en 2016, el caso llegó al Tribunal Supremo de EE.UU., y Samsung impugnó la sentencia del tribunal de primera instancia según la cual Samsung debía pagar el 100% de los beneficios obtenidos en el negocio de los teléfonos inteligentes, lo que suponía una indemnización cercana a los 399 millones de dólares. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta sentencia y devolvió el caso a los tribunales inferiores afirmando que pagar todos los beneficios en suma como daños y perjuicios era una decisión errónea, ya que las patentes infringidas eran sólo una pequeña parte de los dispositivos finales vendidos y no los dispositivos completos reales. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que la sentencia del tribunal inferior que afirmaba la indemnización por daños y perjuicios por infracción de patentes de diseño era errónea por lo mismo.¹⁸
Finalmente, en mayo de 2018 el caso se resolvió finalmente cuando el jurado estadounidense ordenó a Samsung pagar a Apple Inc. 539 millones de dólares en lugar de los daños y perjuicios por copiar servilmente características del iPhone original.
CONCLUSIÓN
El caso puso de manifiesto una parte muy importante del derecho de patentes estadounidense que trata de si los daños y perjuicios como beneficios totales de un producto que infringe un derecho de patente de otro deben ser concedidos si la patente se aplica sólo a un componente concreto del producto y no a todo el producto final de consumo en sí. Como podemos ver en este caso en el que Apple argumentó que Samsung debía entregar todos los beneficios que obtuvieron de esos teléfonos y mientras que Samsung afirma que sólo debe ser obligada a pagar los daños y perjuicios que le corresponden a Apple que incluyen sólo el valor de los tres componentes considerados como infringidos.
Si bien es un método justo para argumentar las diferencias en los elementos constitutivos, y para entender el asunto en disputa pero el análisis final requiere un enfoque más profundo, tomando en nuestra consideración todos y cada uno de los puntos de vista de las patentes reivindicadas con el punto de vista correspondiente y complementario del producto supuestamente infringido. En el caso de Apple contra Samsung, podemos concluir sin lugar a dudas que las patentes de diseño ocuparon el centro de la escena y acapararon el foco principal de la disputa y la contienda. Se trata de un campo del derecho en constante crecimiento, con infinitas posibilidades de seguir investigando y que seguramente volverá para repetirse. Cada vez es más necesario recurrir al asesoramiento sobre el tema de la infracción de las patentes de diseño con la ayuda de los hechos visuales de casos anteriores, incluido el de Apple contra Samsung, que seguramente funcionarán como referencias útiles para evaluar la cuestión integral de cuán cerca o cuán similar es demasiado cerca o similar cuando se trata de la infracción de las patentes de diseño.¹⁹ El importante concepto de las patentes de utilidad siempre seguirá siendo el tipo de patente más generalizado en el mundo. Sin embargo, el caso de Apple contra Samsung nos ha recordado que es igualmente importante considerar la presentación de más y más solicitudes de patentes de diseño para proteger el aspecto y la apariencia de un nuevo producto introducido en el mercado. Este caso también subraya la importancia de realizar realmente una búsqueda de patentes a fondo antes de introducir un nuevo producto en el mercado para minimizar el riesgo de que su producto infrinja alguna patente.
UCI Law, https://www.law.uci.edu/centers/korea-law-center/news/klc-samsung-apple.pdf (visitado por última vez el 4 de abril, 2020).
Ibid en 2.
Supra nota 1, en 2.
Gorham & Company v. White, 81 U.S. 511 (1871).
Ibid.
35 U. S. C., 1952, §289, 1952 (EE.UU.).
Ley del 29 de agosto de 1842, §3, 5, 1842 (EE.UU.).
35 U. S. C., 1952, §171(a), 1952 (EE.UU.).
Supra nota 8, en 5.
Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al. V. Apple Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).
Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al.,786 F. 3d 983, 1002 (2015).
El autor es un estudiante del año V de B.A.LL.B (Hons.) en la Amity Law School, Noida.
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