Di Deepanwita Sengupta
Questo articolo, sull’analisi dei brevetti di design rispetto alla controversia Apple v. Samsung, si concentra principalmente su come il concetto di brevetto di design si è evoluto sotto la legge statunitense sui brevetti. Inoltre elabora il problema della violazione dei brevetti e dell’uso non dichiarato dei brevetti di utilità e di design. Ciò equivale a una grave violazione dei diritti di proprietà intellettuale e dell’avviamento dell’individuo o della società ed è un reato grave e serio che deve essere affrontato con un danno proporzionale alla parte in difetto con un pesante risarcimento. Questo caso fa luce su un test molto cruciale nella legge sui brevetti di design conosciuto come il test dell’osservatore ordinario che pone maggiore enfasi sull’osservazione e la percezione di un prodotto da parte di un profano ad occhio nudo, un’importanza sostanziale sull’aspetto di un prodotto per decidere la violazione del brevetto piuttosto che grandi e complessi giudizi e opinioni di giudici e giuristi. L’articolo si concentra principalmente sui brevetti di design dal punto di vista degli Stati Uniti. Questo articolo approfondisce le cause statunitensi basate sulla definizione dell’articolo di fabbricazione e si preoccupa di trovare una soluzione al dilemma e alla confusione che l’uso di questo termine ha causato nel corso degli anni. Questo commento esamina il processo di decisione giusta e imparziale dell’ammontare appropriato del danno e degli effetti sul profitto dell’individuo o della società danneggiata. Questo commento al caso fa un’analisi approfondita del termine Articolo di Fabbricazione e la sua importanza e rilevanza nello scenario attuale con particolare attenzione agli statuti che regolano la sua validità. Nel 21° secolo, il campo dei diritti di proprietà intellettuale (d’ora in poi chiamato IPR) è quello che avanza più rapidamente nel diritto e quindi i nostri statuti devono essere aggiornati per soddisfare le crescenti esigenze del campo.
BACKGROUND
La disputa tra Apple e Samsung risale al 4 gennaio 2007, quando Apple depositò quattro brevetti di design che coprivano il design di base dell’iPhone e poi li seguì con un enorme deposito di un brevetto di design a colori che consisteva in varie interfacce grafiche dell’iPhone. Questi brevetti sono stati depositati insieme ai brevetti di utilità di Apple, ai marchi registrati e ai diritti di trade dress. Apple ha poi fatto causa al suo fornitore di componenti Samsung il 15 aprile 2011, sostenendo nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Nord della California che i telefoni e tablet Android di Samsung, che includevano il Nexus S, Epic 4G, Galaxy S 4G, e il Samsung Galaxy Tab hanno violato la proprietà intellettuale di Apple: i suoi brevetti, marchi, interfaccia utente e stile.¹
La denuncia di Apple in tribunale sosteneva che prima dell’iPhone, non c’erano telefoni cellulari che utilizzavano uno schermo che rendeva possibile il controllo tattile, indicato come interfaccia Multi-Touch. Apple ha inoltre appoggiato il suo reclamo sul fatto che l’iPhone aveva “un’interfaccia utente distintiva, icone e display accattivanti che hanno dato all’iPhone un aspetto inconfondibile”, come citato da Apple. Apple ha anche sostenuto che tutte queste caratteristiche erano combinate in un elegante vetro e una custodia in acciaio inossidabile che dava all’iPhone un aspetto indiscutibilmente riconoscibile insieme al suo design e alle nuove caratteristiche tecnologiche innovative che erano unicamente associate ad Apple come fonte di ispirazione.² La denuncia di Apple ha costituito specifiche rivendicazioni di violazione di brevetto, concorrenza sleale, falsa denominazione d’origine, violazione di marchio, così come arricchimento senza causa. Apple ha accusato Samsung di aver violato otto brevetti di utilità, sette brevetti di design e sei diritti di trade dress e dall’altra parte Samsung ha controdenunciato che Apple ha violato cinque dei brevetti di utilità di Samsung.
La disputa sui brevetti tra queste due entità è iniziata nel 2011 con Apple che accusava Samsung di copiare pedissequamente il design dell’iPhone. Samsung ha poi controbattuto a questa accusa facendo causa ad Apple e accusando l’azienda di violazione dei brevetti del software di Samsung. Questo ha portato a una lunga battaglia con molteplici cause.³
FATTI DEL CASO
Apple Inc. ha rilasciato la sua prima generazione di iPhone nel 2007. L’iPhone era uno smartphone e il primo del suo genere. Apple ha ottenuto molti brevetti di design per il suo rilascio. Tra questi brevetti c’erano il brevetto D618,677,593,087, che copriva una parte anteriore del cellulare rettangolare nera con angoli che erano rotondi e includevano un bordo rialzato insieme a uno slot per l’altoparlante di forma rettangolare sopra il display e un pulsante circolare sotto il display e il brevetto D604,305, copriva la griglia del telefono con 16 icone di diversi colori su uno schermo nero. Samsung Electronics Co. era anche nel business degli smartphone di produzione. Dopo che Apple ha lanciato il suo iPhone, Samsung ha rilasciato una serie di propri smartphone che condividevano la somiglianza con l’iPhone appena lanciato. Apple ha fatto causa a Samsung nel 2011 e ha sostenuto che gli smartphone Samsung violavano i brevetti di design D593,087, D618,677, e D604,305 di Apple. Il brevetto D’087 mostra una cornice intorno al perimetro della parte anteriore del telefono e si estende dalla parte anteriore del telefono lungo il lato del telefono. Il brevetto D’677 mostra una superficie nera e altamente lucida riflettente sulla parte anteriore del telefono.⁴ Apple possiede anche il D504.889 che è per il design di un computer tablet. Il brevetto mostra un tablet a forma di rettangolo con una superficie lucida riflettente e la parte anteriore del design brevettato ha angoli arrotondati e inoltre Apple sostiene che il suo tablet computer iPad incarna il design di questo brevetto D’889.
Apple ha presentato prove alla corte che includevano immagini side-by-side di iPhone 3GS e i9000 Galaxy S per confronti per far emergere le presunte somiglianze nel design e nelle icone delle applicazioni. Tuttavia, le immagini sono state successivamente dimostrate essere state manomesse e Samsung ha accusato Apple di aver presentato prove ingannevoli alla corte. Apple ha poi intentato cause in altri paesi, in particolare nel Regno Unito, Giappone e Germania.
Apple ha intentato causa contro Samsung il 15 aprile 2011, sostenendo, tra l’altro, la violazione del brevetto D’677. Due mesi dopo, Apple ha modificato la sua denuncia e ha affermato che Samsung stava violando anche i brevetti D’087 e D’889. In particolare, Apple ha sostenuto che due smartphone Samsung, il Galaxy S 4G e l’Infuse 4G, che sono stati rilasciati rispettivamente il 23 febbraio 2011 e il 15 maggio 2011, violavano i brevetti D’087 e D’677. Apple ha anche sostenuto che il tablet Galaxy Tab 10.1 di Samsung, che è stato rilasciato nel giugno 2011, ha violato il brevetto D’889. Il 1 luglio 2011, Apple ha richiesto un’ingiunzione preliminare per bloccare l’importazione e la vendita negli Stati Uniti dei dispositivi Samsung accusati.⁵
PUNTO DI VISTA LEGALE
Il test attualmente utilizzato negli Stati Uniti per la violazione dei brevetti sul design è noto come “test dell’osservatore ordinario”. Si tratta di una situazione in cui il brevetto di disegno o modello in questione sarebbe ritenuto violato se all’occhio di un osservatore ordinario o di un profano, prestando la stessa attenzione che un acquirente presta abitualmente al momento dell’acquisto, due disegni o modelli a confronto sono sostanzialmente gli stessi.⁶
Il test è fondamentale in quanto ha portato alle seguenti osservazioni: –
(1) Era contro la nozione che per decidere la violazione del brevetto di design non è necessario guardare attraverso gli occhi di un esperto, e piuttosto ha lasciato la decisione ad un osservatore ordinario
(2) Ha optato per un test che richiede solo un’identità sostanziale o importante nell’aspetto
L’osservatore ordinario era il solo test per determinare la violazione del brevetto di design e dovrebbe essere condotto tenendo in considerazione l’arte anteriore. È vitale capire che una corretta analisi della violazione del brevetto di design richiede un’ispezione approfondita del prodotto accusato da tutte le prospettive del brevetto di design.⁷
Il brevetto di design può essere definito come un tipo di protezione legale perché consiste di attributi visivi che sono unici in un dato articolo di fabbricazione. Viene concesso principalmente quando un prodotto che richiede un brevetto di design ha una configurazione percettibile con una combinazione particolare, un ornamento superficiale ben definito o include entrambi. Nei termini di un profano, questo garantisce protezione e sicurezza al design ornamentale di un particolare oggetto di fabbricazione che ha un’utilità pratica associata, questo lo protegge anche da qualsiasi reclamo di violazione del copyright in futuro. Una concessione di brevetto per design è valida per un periodo di 14 anni se è stata depositata prima del 13 maggio 2015 e una volta concessa non può essere rinnovata. Il brevetto per design protegge l’aspetto e la forma di un prodotto, il che è molto diverso da un brevetto di utilità che fornisce protezione al funzionamento e all’operazione di un particolare prodotto o manufatto ed è concesso per 20 anni.⁸ Un brevetto per design assicura solo l’aspetto e la forma dalla violazione ma non le operazioni, le funzioni e la struttura meccanica. Queste leggi per la protezione del design e dei brevetti di utilità sono state introdotte perché i diritti di protezione del copyright erano piuttosto deboli nel proteggere il design originale e le idee di utilità dei proprietari.
Questi brevetti sono importanti per stabilire i confini della protezione, in modo che non ci sia violazione della propria proprietà intellettuale e per garantire la ripetizione non necessaria di idee e modelli, che possono essere ripetibili, quindi i metodi non erano protetti sotto questi brevetti di design. La concessione di entrambi i brevetti di design e di utilità è nota come doppio brevetto e ha imposto norme rigorose per evitare lo stesso.⁹
La sezione 289 della legge sui brevetti negli Stati Uniti rende illegale la fabbricazione o la vendita di un articolo di fabbricazione sul quale sia già stato applicato un disegno brevettato o un’imitazione colabile e rende un contraffattore responsabile nella misura del suo profitto totale.
La sezione 289 della legge sui brevetti prevede rimedi come i danni che sono specifici alla violazione del brevetto di design. Nel caso in cui la controversia riguardi il design di un prodotto a componente singolo, il prodotto è l'”articolo di fabbricazione” per il quale è stato utilizzato il brevetto di design. Nel caso di una controversia per il design di un prodotto multicomponente, identificare l'”articolo di fabbricazione” a cui il design è applicabile è un compito ancora più tedioso. Questa controversia riguarda la violazione di disegni per smartphone. La Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Circuito Federale ha identificato che l’intero smartphone è l’unico articolo di fabbricazione ammissibile per il calcolo dei danni secondo la S-289, perché i consumatori non potevano acquistare i componenti degli smartphone separatamente. La questione da determinare era se questa lettura è coerente con il §289.¹⁰
Le leggi federali sui brevetti hanno sempre permesso a coloro che inventano disegni per articoli fabbricati di richiedere il brevetto per i loro disegni.¹¹ La protezione del brevetto negli USA è disponibile per qualsiasi disegno nuovo, originale e ornamentale per un articolo di fabbricazione. Un disegno brevettabile deve dare un aspetto peculiare o distintivo al prodotto fabbricato, o all’articolo a cui è stato applicato, o a cui dà forma.¹²
La sezione 289 dà al titolare del brevetto la possibilità di recuperare il profitto totale realizzato da un contraffattore dalla violazione. Fa lo stesso vietando in primo luogo l’applicazione senza licenza di un disegno o modello brevettato, o qualsiasi altra imitazione colabile, a qualsiasi articolo di fabbricazione ai fini della vendita o la vendita senza licenza o l’ulteriore esposizione alla vendita di qualsiasi articolo di fabbricazione a cui è già stato applicato un brevetto per disegno o modello”. Poi rende la persona che viola il divieto dato responsabile nei confronti del proprietario nella misura del suo profitto totale.¹³
ISSUES
Questo caso richiede principalmente di affrontare la principale questione di soglia cioè la portata del termine “articolo di fabbricazione”. La questione vitale è se, nel caso in cui c’è un prodotto multicomponente, il pertinente “articolo di fabbricazione” che deve essere considerato deve essere sempre il prodotto finale che viene venduto al consumatore ordinario o se può essere anche solo un componente di quel dato prodotto. Secondo la prima interpretazione data, il titolare di un brevetto avrà sempre diritto al profitto totale del contraffattore sul prodotto finale o finale. Secondo la seconda interpretazione, il detentore del brevetto avrà diritto solo a volte al profitto totale dell’autore della violazione da un componente del prodotto finale.¹⁴
Il termine da analizzare “articolo di fabbricazione”, come usato nel §289, include sia un prodotto venduto ad un consumatore ordinario che un componente del prodotto in questione. “Articolo di fabbricazione” ha un significato abbastanza ampio. Un componente di un prodotto, non è meno del prodotto stesso, si ritiene che sia una cosa fatta a mano o a macchina. Un componente è utilizzato per la produzione finale e può essere integrato in un determinato prodotto più grande; in altre parole, si può dire che non può essere messo fuori dalla categoria degli articoli di fabbricazione. E possiamo concludere con successo che questa lettura di articolo di fabbricazione nel §289 è coerente con il 35 U. S. C. §171.¹⁵ L’Ufficio Brevetti negli USA e i tribunali insieme sono giunti ad un’intesa che secondo il §171 permette un brevetto per un design che si estende solo ad un componente di un prodotto multicomponente.
La disposizione include un disegno che è stato “lavorato in o lavorato su, o stampato o dipinto o fuso o altrimenti fissato su, qualsiasi articolo di fabbricazione” e anche la forma o la configurazione di qualsiasi articolo di fabbricazione. La legge consolidata è che si dovrebbe guardare sia le differenze che le somiglianze tra i due prodotti comparabili per giungere a una conclusione, se c’è una somiglianza generale sufficiente e più che sufficiente per ingannare o manipolare l’osservatore ordinario, allora esiste una violazione.
Giudizio
In questo caso la giuria ha trovato che gli smartphone multipli prodotti dai firmatari (Samsung) hanno violato i brevetti di design della convenuta (Apple Inc.).¹⁶ Apple ha ricevuto 399 milioni di dollari di danni che era l’intero profitto di Samsung dalla vendita dei suoi presunti smartphone in violazione. Il Circuito Federale negli Stati Uniti ha affermato i danni assegnati e ha respinto l’argomento di Samsung che i danni dovrebbero essere limitati perché gli articoli di fabbricazione rilevanti erano la parte anteriore o lo schermo piuttosto che l’intero smartphone. La corte ha ritenuto che tale limite non era applicabile in questo caso perché i componenti degli smartphone Samsung non erano venduti separatamente o individualmente ai consumatori ordinari e quindi non erano articoli distinti di fabbricazione.¹⁷ Ha dato il ragionamento che limitare il risarcimento dei danni non era necessario perché il materiale interno degli smartphone Samsung non era venduto separatamente dai loro gusci esterni come articoli distinti di fabbricazione agli acquirenti ordinari.
Poi nel 2016 il caso ha raggiunto la Corte Suprema degli Stati Uniti, e Samsung ha sfidato la sentenza del tribunale inferiore che Samsung è tenuta a pagare il 100% dei profitti guadagnati dal business degli smartphone che era vicino a $399 milioni di danni. Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto questa sentenza e ha rinviato il caso ai tribunali inferiori affermando che pagare tutti i profitti in somma come danni era una decisione sbagliata, poiché i brevetti violati erano solo una piccola parte dei dispositivi finali venduti e non i dispositivi completi. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che la sentenza del tribunale inferiore che affermava un risarcimento danni per violazione di un brevetto di design era errata a causa dello stesso.¹⁸
Infine, nel maggio 2018 il caso è stato finalmente risolto quando la giuria statunitense ha ordinato a Samsung di pagare ad Apple Inc. 539 milioni di dollari in sostituzione dei danni per aver copiato pedissequamente le caratteristiche dell’iPhone originale.
CONCLUSIONE
Il caso ha portato all’attenzione una parte molto importante della legge statunitense sui brevetti che si occupa di stabilire se i danni come profitti totali di un prodotto che viola un diritto di brevetto di altri debbano essere assegnati se il brevetto si applica solo a un particolare componente del prodotto e non all’intero prodotto finale di consumo stesso. Come possiamo vedere in questo caso in cui Apple ha sostenuto che Samsung dovrebbe dare via tutti i profitti che ha fatto da quei telefoni e mentre Samsung afferma che dovrebbe essere costretta a pagare solo i danni che Apple merita che includono solo il valore dei tre componenti ritenuti violati.
Anche se è un metodo giusto per argomentare le differenze negli elementi costitutivi, e per capire la materia del contendere, ma l’analisi finale richiede un approccio più approfondito, prendendo in considerazione ogni punto di vista dai brevetti rivendicati con il punto di vista corrispondente e supplementare del presunto prodotto violato. Nel caso Apple contro Samsung, possiamo concludere senza alcun dubbio che i brevetti di design hanno preso il centro della scena e sono stati al centro della disputa e del concorso. Questo è un campo del diritto in continua crescita con infinite possibilità di ulteriori ricerche e sicuramente tornerà per un bis. C’è un crescente bisogno di consulenza da chiamare in causa sul tema della violazione dei brevetti di design con l’aiuto di fatti visivi di casi precedenti, tra cui Apple contro Samsung, che sicuramente funzioneranno come utili riferimenti per valutare la questione integrale di quanto vicino o quanto simile sia troppo vicino o simile quando si tratta di violazione dei brevetti di design.¹⁹ L’importante concetto di brevetti di utilità continuerà sempre ad essere il tipo di brevetto più generale al mondo. Tuttavia, il caso Apple contro Samsung ci ha ricordato che è altrettanto importante prendere in considerazione il deposito di un numero sempre maggiore di domande di brevetti di design per proteggere il look e l’aspetto di un nuovo prodotto immesso sul mercato. Questo caso enfatizza anche l’importanza di condurre effettivamente una ricerca sui brevetti in modo approfondito prima di introdurre un nuovo prodotto sul mercato per minimizzare il rischio che il proprio prodotto violi un brevetto.
UCI Law, https://www.law.uci.edu/centers/korea-law-center/news/klc-samsung-apple.pdf (ultima visita il 4 aprile, 2020).
Ibidem a 2.
Supra nota 1, a 2.
Gorham & Company v. White, 81 U.S. 511 (1871).
Ibidem.
35 U. S. C., 1952, §289, 1952 (USA).
Legge del 29 agosto 1842, §3, 5, 1842 (USA).
35 U. S. C., 1952, §171(a), 1952 (USA).
Supra nota 8, a 5.
Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al. V. Apple Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).
Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al.,786 F. 3d 983, 1002 (2015).
L’autore è uno studente del V anno B.A.LL.B (Hons.) alla Amity Law School, Noida.
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