Door Deepanwita Sengupta
Dit artikel, over de analyse van modeloctrooien met betrekking tot het Apple v. Samsung, gaat vooral in op de vraag hoe het concept van het modeloctrooi zich heeft ontwikkeld in het kader van het Amerikaanse octrooirecht. Het gaat ook dieper in op het probleem van octrooi-inbreuk en niet-aangegeven gebruik van het gebruiksmodel- en het modeloctrooi. Dit komt neer op een ernstige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en goodwill van een persoon of bedrijf en is een ernstig en ernstig misdrijf dat moet worden afgehandeld met een evenredige schadevergoeding voor de partij die in gebreke is gebleven. Deze zaak werpt licht op een zeer cruciale test onder het modeloctrooirecht, bekend als de test van de gewone waarnemer, die meer nadruk legt op de waarneming en perceptie van een voortbrengsel door een leek met het blote oog, waarbij het uiterlijk van een voortbrengsel van aanzienlijk belang is om te beslissen over de inbreuk op een octrooi in plaats van grote en complexe oordelen en meningen van rechters en juristen. Het artikel richt zich voornamelijk op modeloctrooien vanuit het perspectief van de VS. In dit artikel wordt ingegaan op de rechtszaken in de VS die gebaseerd waren op de definitie van het begrip “Fabricageartikel” en wordt getracht een oplossing te vinden voor het dilemma en de verwarring die het gebruik van deze term in de loop der jaren heeft veroorzaakt. In dit commentaar wordt ingegaan op het proces van een rechtvaardige en onbevooroordeelde beslissing over het juiste bedrag van de schade en de gevolgen voor de winst van de benadeelde persoon of onderneming. In dit commentaar wordt een diepgaande analyse gemaakt van de term “fabricagevoorwerp” en van het belang en de relevantie ervan in het huidige scenario, met bijzondere aandacht voor de statuten die de geldigheid ervan regelen. In de 21e eeuw is het gebied van de intellectuele eigendomsrechten (hierna: intellectuele-eigendomsrechten) het snelst evoluerende gebied in het recht en daarom moeten onze statuten up-to-date zijn om aan de groeiende eisen van het gebied te voldoen.
ACHTERGROND
Het geschil tussen Apple en Samsung vindt zijn oorsprong op 4 januari 2007, toen Apple vier modeloctrooien indiende die het basisontwerp van de iPhone dekten en deze vervolgens volgden met een enorme indiening van een kleurmodeloctrooi dat bestond uit verschillende grafische gebruikersinterfaces van de iPhone. Deze octrooien werden ingediend samen met Apple’s gebruikspatenten, geregistreerde handelsmerken en handelsmerkrechten. Apple klaagde vervolgens op 15 april 2011 zijn toeleverancier Samsung aan en beweerde in de United States District Court for the Northern District of California dat de Android-telefoons en -tablets van Samsung, waaronder de Nexus S, Epic 4G, Galaxy S 4G en de Samsung Galaxy Tab, inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele eigendom van Apple: zijn octrooien, handelsmerken, gebruikersinterface en stijl.¹
Apple’s klacht in de rechtbank beweerde dat voorafgaand aan de iPhone, er geen mobiele telefoons waren die een beeldscherm gebruikten dat het mogelijk maakte voor aanraakbediening, aangeduid als Multi-Touch interface. Apple baseerde haar vordering verder op het feit dat de iPhone een “kenmerkende gebruikersinterface, pictogrammen en in het oog springende schermen had die de iPhone een onmiskenbaar uiterlijk gaven”, zoals geciteerd door Apple. Apple stelde ook dat al deze kenmerken waren gecombineerd in een elegante behuizing van glas en roestvrij staal die de iPhone een onbetwistbaar herkenbaar uiterlijk gaf, samen met het ontwerp en de nieuwe innovatieve technologische kenmerken die op unieke wijze met Apple als inspiratiebron werden geassocieerd.² De klacht van Apple bevatte specifieke vorderingen wegens octrooi-inbreuk, oneerlijke mededinging, valse oorsprongsbenaming, inbreuk op handelsmerken, alsmede ongerechtvaardigde verrijking. Apple beweerde dat Samsung inbreuk had gemaakt op acht gebruiksoctrooien, zeven ontwerpoctrooien en zes handelsmerkrechten, en Samsung stelde in reconventie dat Apple inbreuk had gemaakt op vijf gebruiksoctrooien van Samsung.
Het octrooigeschil tussen deze twee entiteiten begon in 2011 met de beschuldiging van Apple dat Samsung het ontwerp van de iPhone slaafs had gekopieerd. Samsung heeft deze beschuldiging later weerlegd door Apple aan te klagen en het bedrijf te beschuldigen van octrooi-inbreuk op de software van Samsung. Dit leidde tot een lange strijd met meerdere rechtszaken.³
BESCHRIJVINGEN VAN DE ZAAK
Apple Inc. bracht haar eerste generatie iPhone uit in het jaar 2007. De iPhone was een smartphone en de eerste in zijn soort. Apple verwierf vele designoctrooien voor de lancering ervan. Een van die octrooien was het D618.677.593.087 octrooi, dat betrekking had op een zwarte rechthoekige voorkant van de mobiele telefoon met hoeken die rond waren en een opstaande rand omvatten, samen met een rechthoekige luidsprekersleuf boven het scherm en een ronde knop onder het scherm en het D604.305 octrooi, dat betrekking had op het raster van de telefoon met 16 pictogrammen van verschillende kleuren op een zwart scherm. Samsung Electronics Co. was ook actief in de productie van smartphones. Nadat Apple zijn iPhone had gelanceerd, bracht Samsung een reeks eigen smartphones uit die gelijkenissen vertoonden met de pas gelanceerde iPhone. Apple klaagde Samsung in 2011 aan en beweerde dat de smartphones van Samsung inbreuk maakten op de ontwerppatenten D593.087, D618.677 en D604.305 van Apple. Het D’087-patent toont een rand rond de omtrek van de voorkant van de telefoon en strekt zich uit van de voorkant van de telefoon naar beneden aan de zijkant van de telefoon. Het D’677 octrooi toont een zwart en hoogglans gepolijst reflecterend oppervlak over de voorkant van de telefoon.⁴ Apple bezit ook D504.889 dat betrekking heeft op het ontwerp van een tabletcomputer. Het octrooi toont een rechthoekige tablet met een gepolijst reflecterend oppervlak en de voorkant van het gepatenteerde ontwerp heeft afgeronde hoeken en verder beweert Apple dat zijn iPad-tabletcomputer het ontwerp van dit D’889-ontwerpoctrooi belichaamt.
Apple overlegde bewijsmateriaal aan de rechtbank dat naast elkaar geplaatste afbeeldingen van de iPhone 3GS en i9000 Galaxy S bevatte voor vergelijkingen om de vermeende gelijkenissen in ontwerp en pictogrammen voor apps aan te tonen. Later bleek echter dat er met de afbeeldingen was geknoeid en Samsung beschuldigde Apple ervan misleidend bewijsmateriaal aan de rechtbank te hebben voorgelegd. Apple spande later zaken aan in andere landen, met name in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland.
Apple spande op 15 april 2011 een rechtszaak aan tegen Samsung, onder meer wegens inbreuk op het D’677-octrooi. Twee maanden later wijzigde Apple zijn aanklacht en stelde dat Samsung ook inbreuk maakte op de D’087- en D’889-octrooien. Meer in het bijzonder beweerde Apple dat twee van de smartphones van Samsung, de Galaxy S 4G en de Infuse 4G, die respectievelijk op 23 februari 2011 en 15 mei 2011 werden uitgebracht, inbreuk maakten op de D’087- en D’677-octrooien. Apple beweerde ook dat de Galaxy Tab 10.1-tablet van Samsung, die in juni 2011 werd uitgebracht, inbreuk maakte op het D’889-octrooi. Op 1 juli 2011 verzocht Apple om een voorlopige voorziening om de invoer in en verkoop binnen de Verenigde Staten van de beschuldigde Samsung-apparaten te blokkeren.⁵
LEGAAL STANDPUNT
De momenteel in de VS gebruikte toets voor inbreuk op een modeloctrooi staat bekend als de “ordinary observer test”. Het gaat om een situatie waarin het betrokken modeloctrooi als geschonden zou worden beschouwd indien in het oog van een gewone waarnemer of leek, die de aandacht geeft die een koper gewoonlijk aan een aankoop besteedt, twee vergeleken modellen in wezen gelijk zijn.⁶
De test is van vitaal belang omdat hij tot de volgende opmerkingen heeft geleid: –
(1) Het was tegen de opvatting dat het voor de beslissing over inbreuk op het modeloctrooi niet nodig is om door de ogen van een deskundige te kijken, en liet de beslissing liever over aan een gewone waarnemer
(2) Koos voor een test die alleen wezenlijke of belangrijke gelijkenis in uiterlijk vereist
De gewone waarnemer was de enige test voor het bepalen van inbreuk op het modeloctrooi en deze moet worden uitgevoerd met het oog op de stand van de techniek. Het is van vitaal belang om te begrijpen dat een goede analyse van een inbreuk op een modeloctrooi een grondige inspectie van het beschuldigde voortbrengsel vanuit alle gezichtspunten van het modeloctrooi vereist.⁷
Het modeloctrooi kan worden gedefinieerd als een soort wettelijke bescherming omdat het bestaat uit visuele kenmerken die uniek zijn in het gegeven voortbrengsel. Het wordt in hoofdzaak verleend wanneer een voortbrengsel dat aanspraak maakt op een modeloctrooi een waarneembare configuratie heeft met een bepaalde combinatie, een welomschreven oppervlakteversiering of beide omvat. In termen van een leek biedt dit bescherming en zekerheid aan het decoratieve ontwerp van een product dat een daarmee verbonden praktisch nut heeft, en beschermt het tevens tegen elke aanspraak op inbreuk op het auteursrecht in de toekomst. Een modeloctrooi is geldig voor een periode van 14 jaar indien het vóór 13 mei 2015 is verleend en kan na verlening niet worden verlengd. Een modeloctrooi beschermt het uiterlijk en de uiterlijke kenmerken van een product, hetgeen sterk verschilt van een octrooi voor gebruiksdoeleinden, dat bescherming biedt voor de werking en het functioneren van een bepaald product of vervaardigd voorwerp en voor 20 jaar wordt verleend⁸ Een modeloctrooi beschermt alleen het uiterlijk en de uiterlijke kenmerken tegen inbreuk, maar niet de werking, de functies en de mechanische structuur. Deze wetten voor model- en nutsoctrooibescherming werden ingevoerd omdat het auteursrecht vrij zwak was in het beschermen van originele ontwerp- en nutsideeën van eigenaars.
Deze octrooien zijn belangrijk om grenzen van bescherming vast te stellen, zodat er geen inbreuk wordt gemaakt op iemands intellectuele eigendom en om te zorgen voor onnodige herhaling van ideeën en modellen, die herhaalbaar kunnen zijn, vandaar dat methoden niet beschermd werden onder deze modeloctrooien. Het verlenen van zowel model- als nutsoctrooien staat bekend als dubbeloctrooiering en er zijn strenge regels opgelegd om hetzelfde te voorkomen.⁹
Sectie 289 van de Octrooiwet in de VS maakt het onwettig om een artikel van vervaardiging te vervaardigen of te verkopen waarop reeds een geoctrooieerd model of een collegiale nabootsing is toegepast en maakt een inbreukmaker aansprakelijk ten belope van zijn totale winst.
Sectie 289 van de Octrooiwet voorziet in een remedie in de vorm van schadevergoeding, die specifiek is voor de inbreuk op het modeloctrooi. In het geval dat het geschil betrekking heeft op het model van een voortbrengsel bestaande uit één onderdeel, is het voortbrengsel de “voortbrengselen van de voortbrengselen” waarop het modeloctrooi is toegepast. In het geval van een geschil voor een model van een uit meerdere onderdelen bestaand voortbrengsel is het een nog veel lastigere opgave om vast te stellen op welk “voortbrengsel” het model van toepassing is. Dit geschil betreft de inbreuk op modellen voor smartphones. De US Court of Appeals for the Federal Circuit stelde vast dat de volledige smartphone het enige toelaatbare fabricageartikel is voor de berekening van de schadevergoeding volgens S-289, omdat de consumenten de componenten van de smartphones niet afzonderlijk konden kopen. De vraag die moest worden beantwoord was of die lezing in overeenstemming is met §289.¹⁰
De federale octrooiwetgeving heeft degenen die ontwerpen voor gefabriceerde artikelen uitvinden altijd in staat gesteld octrooi te vragen voor hun ontwerpen.¹¹ In de VS is octrooibescherming mogelijk voor elk nieuw, origineel en ornamenteel ontwerp voor een voorwerp van vervaardiging. Een octrooieerbaar model moet een eigenaardig of onderscheidend uiterlijk geven aan het voortbrengsel of het voorwerp waarop het is toegepast, of waaraan het een vorm geeft.¹²
Sectie 289 geeft de octrooihouder de mogelijkheid om de totale winst die een inbreukmaker met de inbreuk heeft gemaakt, terug te vorderen. Het doet dit door in de eerste plaats te verbieden, een geoctrooieerde tekening of model of een andere inferieure nabootsing zonder licentie op een voortbrengsel toe te passen met het oog op de verkoop ervan, dan wel zonder licentie te verkopen of verder te koop aan te bieden een voortbrengsel waarop reeds een modeloctrooi is toegepast”. Voorts stelt zij degene die dit verbod overtreedt, aansprakelijk jegens de eigenaar ten belope van zijn totale winst.¹³
ISSUES
In deze zaak moet vooral de belangrijkste drempelvraag aan de orde komen, namelijk de draagwijdte van het begrip “voorwerp van vervaardiging”. De cruciale vraag is of, in het geval van een uit meerdere componenten bestaand produkt, het relevante “voorwerp van vervaardiging” dat in aanmerking moet worden genomen altijd het eindprodukt moet zijn dat uiteindelijk aan de gewone consument wordt verkocht, of dat het ook slechts een component van dat bepaalde produkt kan zijn. Onder de eerste gegeven interpretatie zal een octrooihouder altijd recht hebben op de totale winst van de inbreukmaker op het eind- of eindprodukt. Onder de tweede interpretatie zal een octrooihouder slechts soms recht hebben op de totale winst van de inbreukmaker op een bestanddeel van het eindprodukt.¹⁴
De te analyseren term “fabricagevoorwerp”, zoals gebruikt in § 289, omvat zowel een produkt dat aan een gewone consument wordt verkocht als een bestanddeel van het produkt in kwestie. “Fabricage-artikel” heeft een vrij ruime betekenis. Een bestanddeel van een produkt is niet minder dan het produkt zelf, het wordt beschouwd als iets dat met de hand of machinaal is vervaardigd. Een onderdeel wordt gebruikt voor de uiteindelijke produktie en kan worden geïntegreerd in een bepaald groter produkt; met andere woorden, men kan stellen dat het niet buiten de categorie van de artikelen van vervaardiging kan worden geplaatst. En we kunnen met succes concluderen dat deze lezing van artikel van vervaardiging in § 289 in overeenstemming is met 35 U. S. C. §171.¹⁵ Het Octrooibureau in de USA en de rechtbanken zijn samen tot het inzicht gekomen dat krachtens §171 een modeloctrooi kan worden verleend voor een model dat zich uitstrekt tot slechts een onderdeel van een uit meerdere onderdelen bestaand voortbrengsel.
De bepaling omvat een model dat is “verwerkt in of bewerkt op, of gedrukt of geschilderd of gegoten of op enige andere wijze bevestigd op een voortbrengsel” en ook de vorm of configuratie van een voortbrengsel. Het is vaste rechtspraak dat men zowel naar de verschillen als naar de gelijkenissen tussen de twee vergelijkbare produkten moet kijken om tot een conclusie te komen, als er voldoende en meer dan voldoende algemene gelijkenis is om de gewone waarnemer te misleiden of te manipuleren, dan is er sprake van een inbreuk.
JUDGMENT
In deze zaak oordeelde de jury dat de meervoudige smartphones vervaardigd door de eisers (Samsung) inbreuk maakten op design patenten van de verweerder (Apple Inc.).¹⁶ Apple werd een schadevergoeding van 399 miljoen dollar toegekend, wat de volledige winst van Samsung was uit de verkoop van haar vermeende inbreukmakende smartphones. De Federal Circuit in de VS bevestigde de toegekende schadevergoeding en verwierp het argument van Samsung dat de schadevergoeding moest worden beperkt omdat de relevante fabricageartikelen de voorkant of het scherm waren in plaats van de volledige smartphone. De rechtbank oordeelde dat een dergelijke beperking hier niet van toepassing was omdat de onderdelen van de smartphones van Samsung niet afzonderlijk of individueel aan gewone consumenten werden verkocht en dus geen afzonderlijke fabricageartikelen waren.¹⁷ Zij gaf de redenering dat het beperken van de schadevergoeding niet vereist was omdat het binnenmateriaal van de smartphones van Samsung niet afzonderlijk van hun buitenste omhulsels als afzonderlijke fabricageartikelen aan gewone kopers werden verkocht.
Daarna bereikte de zaak in 2016 het Amerikaanse Hooggerechtshof, en Samsung vocht de uitspraak van de lagere rechtbank aan dat Samsung aansprakelijk is om 100% van de winst te betalen die is verdiend met de smartphone-activiteiten, wat bijna 399 miljoen dollar aan schadevergoeding was. Het Hooggerechtshof verwierp deze uitspraak echter en stuurde de zaak terug naar de lagere rechtbanken met de verklaring dat het betalen van alle winsten als schadevergoeding een verkeerde beslissing was, aangezien de geschonden octrooien slechts een klein deel uitmaakten van de uiteindelijk verkochte toestellen en niet de eigenlijke volledige toestellen. Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten oordeelde dat het vonnis van de lagere rechter waarin een schadevergoeding voor inbreuk op het ontwerppatent werd bevestigd, onjuist was vanwege hetzelfde.¹⁸
In mei 2018 werd de zaak uiteindelijk beslecht toen de Amerikaanse jury Samsung veroordeelde om Apple Inc. $ 539 miljoen te betalen in plaats van de schadevergoeding voor het slaafs kopiëren van kenmerken van de originele iPhone.
CONCLUSIE
De zaak bracht een zeer belangrijk deel van het Amerikaanse octrooirecht onder de aandacht, dat gaat over de vraag of de schadevergoeding als totale winst van een product dat inbreuk maakt op een octrooirecht van een ander, moet worden toegekend als het octrooi alleen van toepassing is op een bepaald onderdeel van het product en niet op het hele eindverbruikende product zelf. Zoals we kunnen zien in deze zaak waar Apple betoogde dat Samsung alle winst die zij maakte met die telefoons moest weggeven, terwijl Samsung stelt dat het alleen gedwongen moet worden om de schadevergoeding te betalen die Apple verdient, die alleen de waarde omvat van de drie onderdelen die geacht worden te zijn geschonden.
Hoewel het een eerlijke methode is om de verschillen in bestanddelen te beargumenteren, en om de zaak in geschil te begrijpen, maar de uiteindelijke analyse vraagt om een meer diepgaande benadering, waarbij we elk gezichtspunt van de beweerde octrooien in overweging nemen met het overeenkomstige en aanvullende gezichtspunt van het beweerdelijk geschonden product. In de zaak Apple/Samsung kunnen we zonder enige twijfel tot de conclusie komen dat de modeloctrooien centraal stonden en het zwaartepunt van het geschil en de wedstrijd vormden. Het gaat hier om een steeds groeiend rechtsgebied met onuitputtelijke mogelijkheden voor verder onderzoek, dat zeker terug zal komen voor een toegift. Er is een toenemende behoefte aan advies over het onderwerp inbreuk op het modeloctrooi met behulp van visuele feiten van eerdere zaken, waaronder Apple v. Samsung, die zeker zullen werken als nuttige referenties voor de beoordeling van de integrale vraag hoe dichtbij of hoe gelijkend te dichtbij of gelijkend is als het gaat om inbreuk op het modeloctrooi.¹⁹ Het belangrijke concept van Utility octrooien zal altijd het meest algemene type octrooi in de wereld blijven. De zaak Apple v. Samsung heeft ons er echter aan herinnerd dat het even belangrijk is om te overwegen meer en meer modeloctrooiaanvragen in te dienen om het uiterlijk en het voorkomen van een nieuw product dat op de markt wordt gebracht te beschermen. Deze zaak benadrukt ook het belang van het daadwerkelijk grondig uitvoeren van een octrooionderzoek voordat een nieuw product op de markt wordt gebracht, om het risico te minimaliseren dat hun product inbreuk maakt op een octrooi.
UCI Law, https://www.law.uci.edu/centers/korea-law-center/news/klc-samsung-apple.pdf (laatst bezocht op apr.4, 2020).
Ibid at 2.
Supra note 1, at 2.
Gorham & Company v. White, 81 U.S. 511 (1871).
Ibid.
35 U. S. C., 1952, §289, 1952 (VS).
Act of Aug. 29, 1842, §3, 5, 1842 (VS).
35 U. S. C., 1952, §171(a), 1952 (VS).
Supra note 8, at 5.
Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al. V. Apple Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).
Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Et Al.,786 F. 3d 983, 1002 (2015).
De auteur is een Year V B.A.LL.B (Hons.) student aan de Amity Law School, Noida.
Disclaimer: Alle academische inhoud die in Legis Sententia wordt gepubliceerd, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en academische doeleinden en geeft niet de standpunten weer van het Department of Law, University of Calcutta of de redactieraad daarvan of van enige andere instelling, maar alleen de standpunten van de betreffende auteur.
